德国联邦最高法院于2026年8月6日作为指导性判决在其官网发布的XZR65/24号裁定:关联公司就同一专利先后提起无效宣告诉讼虽不构成权利滥用,但后者若未加入前案而另行起诉,由此产生的额外诉讼费用应自行承担,不应转嫁给专利权人。
一、案件概要
本案涉及欧洲专利EP2966605,该专利于2014年7月7日申请,涉及用户认证技术,是一种利用移动终端设备进行生物特征认证的方法和系统。
本案的特殊之处在于:两家相互关联的公司先后对该专利提起无效宣告诉讼——第一原告于2021年12月9日提起诉讼,第二原告(与第一原告存在商业法上的关联关系)于2022年6月3日以相同理由另行提起诉讼。专利法院于2023年3月23日将两案合并审理,并于2024年4月16日宣告涉案专利全部无效。被告(专利权人)不服,向联邦最高法院提起上诉。
二、核心法律问题
本案涉及两个核心法律问题:
(一)第二起无效诉讼是否构成权利滥用?
被告主张,第二原告本可加入第一原告已提起的诉讼,却另行独立起诉,导致被告需应对两起平行程序,构成权利滥用,第二起诉讼不合法。对此法院裁定不构成权利滥用,理由如下:
(1)无效诉讼具有公共利益属性——《专利法》第81条赋予“任何人”提起无效诉讼的权利,其法理基础在于:任何人均可出于公共利益纠正不当授予的专利权。这一权利不应被轻易限制。
(2)滥用原则不能简单移植——虽然在竞争法领域,集团公司就同一请求权分别起诉可能构成滥用,但专利无效程序有其特殊性。
(3)费用制度的特殊安排已足以平衡利益——《专利法》第84条第2款第2句和第121条第2款第2句允许法院在“公正性”要求下作出偏离常规的费用裁定,已能充分照顾因多重诉讼给被告带来的额外成本负担。
(4)本案两原告虽有关联,但被告未能证明存在其他足以认定滥用的特殊情形。
(二)诉讼费用应如何分配?
法院裁定,虽然第二原告完全胜诉,专利被宣告无效,但由第二原告自行承担第一审程序中因另案起诉所产生的额外费用(即自其起诉之日起至两案合并之日止的费用)。
根据《专利法》第121条第2款第2句的“公正性”原则,当以下条件同时满足时,让被告承担因关联方另行起诉产生的额外费用是不公平的:两原告存在商业法上的关联关系;两原告提起诉讼的理由实质相同;不存在仅能由第二原告主张的独立侵权事实。
法院明确指出,虽然原则上不强制要求后起诉者必须加入在先程序,但若其不这样做,由此产生的额外费用不应由被告承担。
来源:赣州工作平台